Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Главный правовой портал Украины
 
ВХОД НА ПОРТАЛ
РЕГИСТРАЦИЯ
МЫ В:
19 августа 2014     
Всего вопросов: 8

Автоимпортеры и патентные тролли: за кем победа?

На сегодняшний день наибольшее количество злоупотреблений, которые осуществляют патентные тролли, приходится на автопромышленность. На компаниях, которые ввозят автозапчасти в Украину, патентные тролли зарабатывают больше всего. В Украине существует несколько всем известных компаний, которые являются патентными троллями. Они ничего не производят, а только паразитируют на теле тех фирм, которые вложили в создание продукта свой интеллектуальный труд, что является неправильным в корне. Совершенно понятно, что такую практику злоупотреблений нужно искоренить, и сделать это можно только сообща.

Ответы на вопросы: Как можно изменить ситуацию, чтобы те, кто создает ОИС, были защищены на законодательном уровне? Какую защиту от патентных троллей предоставляет Соглашение об Ассоциации с ЕС? Какие нормы противодействия заложены в проекте Закона Госслужбы интеллектуальной собственности "О внесении изменений в Закон Украины "О промышленных образцах?"" Какие методы борьбы с патентными троллями существуют на  сегодняшний день? Как можно взыскать ущерб причиненный авто импортёрам неправомерными действиями патентных троллей? Какие методы защиты от патентных троллей существуют в Европе и Америке? Споры с патентными троллями: как выстроить тактику? а также ответы на многие другие вопросы можно будет получить в ходе интернет-конференции, организованной компанией ЛИГА ЗАКОН в рамках инициативы ЗАКОН для ВСЕХ.

Время проведения конференции: 15.00 - 17.00.

На вопросы отвечали:

Мария Ортинская, патентный поверенный Украины, директор компании IPStyle

Патентно-юридическая компания IPStyle в 2014 году вошла в бронзовую лигу Украины по результатам независимого исследования международного издания в сфере интеллектуальной собственности World Trademark Review 1000 и в ТОП-15 юристов в сфере интеллектуальной собственности в Украине по версии Client`s Choice 100 Best Ukrainian Lawyers за 2014 год.

Юристы компании "IPStyle" являются членами специализированных всемирных организаций, активно проводят тематические семинары, участвуют в конференциях и делятся своим опытом с как с коллегами других патентных бюро, так и с будущими специалистами в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Виталий Розовенко, руководитель юридического подразделения по вопросам интеллектуальной собственности Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров

 
 
15.08.2014, 19:25,   Игорь

Мы импортируем в Украину немецкий крепёж. В то же время через третьи страны без пошлин и НДС ввозят ту же марку с территории ЕС и реализуют по рынкам. Мы теряем оборот и прибыль, страна недополучает налоги (и это во время войны!). Каковы рычаги влияния на такой "импорт"?

Мария Ортинская

Игорь, 

в данном случае ввоз продукции, приобретенной в другой стране, относится к вопросу так называемого "серого импорта". "Серые" импортеры ссылаются на принцип исчерпания прав, согласно которого собственник ТМ не имеет права запрещать продажу товара, если он был им или по его согласию введен в оборот.

Но в данном случае есть несколько подходов к принципу исчерпания прав:

- национальный, согласно которого права на ТМ имеют территориальный характер, именно поэтому права считаются исчерпанными для каждой страны отдельно, Согласно данного принципа параллельный или "серый" импорт запрещен;

- международный, согласно которого права исчерпаются после продажи товаров в любой из стран;

- региональний. Например, в ЕС права исчерпываются после продажи товаров на территории одной из стран-участников ЕС. Согласно ч. 6 ст. 16 ЗУ "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" исключительное право собственника свидетельства запрещать третьим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на использование знака для товара, введенного под этим знаком в оборот собственником свидетельства или по его согласию, при условии, что собственник свидетельства не имеет существенных оснований запрещать такое использование, в связи с дальнейшей продажей товара, в том числе в случае изменения или ухудшения его состояния.

Как видим, в указанной статье речь не идет о той или иной стране, поэтому можем говорить о международном подходе. Но есть и мнения других специалистов, которые, ссылаясь на территориальный характер прав на ТМ считают, что введение в оборот относится только к территории Украины, а поэтому и в Украине действует принцип национального исчерпания.

Несмотря на неоднозначное толкование, важным для защиты от "серого" импорта является положение ч. 6 ст. 16 Закона, согласного которому собственник ТМ может запретить продажу товара и после введения в оборот, если есть существенные основания запрещать такое использование. Например, если запчасти были изготовлены для других рынков неприспособленных к нашим климатическим условиям. В целом, данную норму об ухудшении можно применять практически к любому товару, например, отсутствие инструкции пользователя на украинском языке к планшету.

 
15.08.2014, 11:01,   Михаил Владимирович

Добрый день! У меня небольшая компания которая ввозит в Украину запчасти в основном для бюджетных автомобилей. Сейчас работать совершенно невозможно потому как зарегистрированы все запчасти. Таможенники останавливают фуры, не пускают грузы, требуют взятки.. по причине того что кто то уже запатентовал запчасти и нужно спросить дозвил можно ввозить или нет. Как можно сделать так, чтобы нельзя было запатентовать чужую запчасть?

Мария Ортинская

Добрый день, Михаил Владимирович!

Данный вопрос актуален для многих импортеров как автозапчастей, так и другой продукции. Так, патентными троллями запатентованы и известные внешние виды коробок спичек, электронных устройств, зубочисток.

Такие патенты в Украине выдаются под ответственность заявителя. И эксперт патентного ведомства, даже если видит и знает, что поданный объект не является новым, не может вынести отказ.

Если будет принят законопроект, о котором я указывала в ответах на вопросы, то импортеры смогут следить за поданными заявками и в случае, если подан не новый объект, смогут подавать протесты против такой регистрации. С одной стороны, такой мониторинг - достаточно затратная часть, но лучше своевременно мониторить и препятствовать деятельности патентных троллей, чем потом  встречаться с ними в суде.

 
19.08.2014, 13:51,   Тихон

Здравствуйте, Мария и Виталий! Спасибо вам и организаторам конференции за возможность задать вопросы профессионалам. Но у меня вопрос относится скорее к общей сути рассматриваемой пробемы. Я не могу понять, если патентный троллинг - общепризнанное негативное явление, то почему такая деятельность не пресекается жестко на законодательном уровне? Причем, насколько мне известно, не только в Украине, но и во всем мире. Неужели существование патентных троллей выгодно кому-то еще, нежели только самим троллям?

Мария Ортинская

Добрый день, Тихон!

С патентными троллями достаточно сложно бороться. Более того, в Украине патентные тролли существенно отличаются от патентных троллей в США. Так, в США их основным инструментом  является патентование изобретений. В Украине - полезных моделей и промышленный образцов.

На сегодня для эффективной борьбы  с недобросовестным патентованием промышленных образцов необходимо бороться на законодательном уровне. По моему мнению, проект Закона разработанный Государственной службой интеллектуальной собственности, предусматривает эффективные инструменты, например публикация заявок и возможность подачи протестов. Надеемся на принятие данного законопроекта в ближайшее время.

 
18.08.2014, 19:08,   Сергей

Добрый день! Когда то я прочел стать, где рассказывалось, что один из бизнесменов производил и реализовывал бритвенные станки и сменные бритвенные лезвия под своим товарным знаком, указывая, что лезвия подходят также и для станков фирмы Gillette. После того как компания подала на него в суд, СУД признал, что разрешается использовать «чужой» товарный знак для указания назначения товара. Скажите, если ввозить товар и указывать подобным образом, что эти запчасти подходят например к стиральной машине ARISTON или какой либо другой, это тоже не будет считаться нарушением в понимании украинского законодательства?

Мария Ортинская

Добрый день!

Насколько я понимаю, речь идет о деле Gillette vs LA-Laboratories. Европейский суд отметил, что собственник торговой марки не может запрещать использовать ТМ если:
 - необходимость ее использования связана с указанием назначения продукта или услуги;
- такое использование является "честной" практикой в коммерческом или промышленном аспекте.

Также, согласно ст. 6(1) Директивы ЕС 89/104 собственник ТМ не может запрещать использование ТМ для идентификации назначения продукта или услуги, в частности как акссесуаров или запасных частей.
 
В Украине же ограничения по исключитеным правам установлены ч. 6 ст. 16 ЗУ "Об охране прав на знаки для товаров и услуг". К сожалению, такого исключения в украинском законодательстве не предусмотрено, поэтому действия по использованию ТМ для обозначения использования товаров или услуг будут считаться нарушением прав на ТМ.

 
19.08.2014, 12:04,   Марк

Ни национальное законодательство, ни судебная практика не приспособлены для борьбы с таким явлением как патентные тролли. Каким же легальным способом можно бороться с нарушителями, из которых мы часто лишаемся возможности ввозить на таможенную территорию Украины автозапчасти.7

Мария Ортинская

Спасибо за вопрос,  Марк!

На сегодня действительно очень тяжело бороться с патентными троллями, ведь признание недействительными патентов возможно только в судебном порядке. Надеюсь, что в ближайшем будущем будет принят проект Закона, предложенный Государственной службой интеллектуальной собственности, согласно которому заявка на патентование промышленного образца будет публиковаться и в течении определенного срока можно подать протест против патентования.

На сегодняшний день важным является отслеживание всех уже выданных патентов для максимально быстрого реагирования и подачи исковых заявлений, отслеживание всех объектов внесенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Если же Вашу продукцию остановили на таможне, то также возможно думать как обойти патент патентного тролля. Например, доказывать что Вы используете не все существенные признаки, и поэтому не нарушаете его права.

Каждая ситуация в данном случае уникальная и необходимо исходить из продукции, а также запатентованного объекта.  


 

 
19.08.2014, 11:03,   Иван

Добрый день!
Можно ли как-то оспорить патент, полученный патентным троллем не через суд? А то больно дорого...

Мария Ортинская

Добрый день, Иван!
К сожалению, патент как на промышленный образец, так и на полезную модель, можно оспорить только в судебном порядке. Так, согласно ст. 33 ЗУ "Об охране прав на изобретения и полезные модели" и ст. 25 ЗУ "Об охране прав на промышленный образцы" патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец может быть признан недействительным в судебном порядке в  том числе если:

- есть несоответствие запатентованного изобретения (полезной модели) условиям патентоспособности;

-  патент выдан в следствии подачи заявки с нарушением прав третьих лиц.

 
19.08.2014, 12:38,   Андрей

Как в Европе защищаются от патентных троллей? Какие нормы европейского законодательства направлены на борьбу с патентными троллями? Каким образом подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС повлияет на ситуацию в Украине? Стоит ли ожидать позитивных изменений в ближайшем будущем?

Виталий Розовенко

Щодо наведеного вище питання хотів би повідомити наступне.

Патентне право Європи розвивається не одне сторіччя.

У 1474 році у Венеції був прийнятий перший державний акт, який регулював питання присвоєння патентів (Венеціанський Статут) який зобов’язував повідомляти владі про втілені  в життя винаходи з метою запобігання використання його третіми особами. Статут також визначав авторські права як тимчасове заохочення автора за його працю. В той час термін дії патенту обмежувався 10 роками.

З того часу дане питання активно розвивається в Європі та передбачає механізми захисту від зловживання патентами.

Так, наприклад способом захист у в Германії від патентних тролів є проведення експертизи по суті. Для отримання патенту на винахід заявник повинен подати  до відповідного відомство заяву про проведення експертизи заявки по суті. Заява про проведення експертизи по суті має бути подано протягом семи років з дати подачі заявки. Таким чином, заявник володіє достатньою кількістю часу до прийняття остаточного рішення, чи слід йому довести до кінця процедуру патентування. Підставою для прийняття цього рішення можуть бути результати дослідження ринку і можливої комерційної реалізації винаходу, результати експертизи винаходи в інших країнах і т.д.

Заява на проведення експертизи заявки по суті може бути подано як заявником, так і третіми особами. Одночасно з подачею заяви необхідно сплатити офіційну мито (350 ЄВРО).

Експертиза заявки по суті починається з проведення Відомством інформаційного пошуку за заявкою. Документи, які на думку експертизи ставляться до рівня техніки і зачіпають патентоспроможність винаходу, будуть представлені у можливому запиті експертизи. При цьому Відомство може повідомити заявника про те, що винахід не відповідає умовам патентоздатності і запропонувати уявити скориговані матеріали заявки і висловити свою думку і аргументи щодо охороноздатності винаходу. Як правило, для відповіді заявнику надається 4-6 - місячний термін. Якщо Заявник у зазначений строк не направить у Відомство відповідь на запит експертизи, заявка буде вважатися відкликаною. Наявність експертизи по суті дає дуже мало шансів отримати патент «Патентному тролю»

В деяких країнах Європи крім іншого важливим методом боротьби за патентний м тролінгом є значні суми штрафів, що стягуються з недобросовісних власників патентів у випадку скасування патенту в судовому порядку.

В Англії їж патентне право на стільки розвинути, що навіть існує спеціальний Патентний суд (що входить в структуру загальної судової системи.

Україна ж в даний час знаходиться на початку шляху розвитку інтелектуального права, що призводить до можливості зловживання  «недобросовісних підприємців», зокрема і шляхом отримання завідома необґрунтованих патентів. Адже згідно чинного законодавства України Патент видається під відповідальність заявника, а відповідальності законодавство не передбачає.

 
19.08.2014, 11:09,   Дарья

У меня вопрос к Виталию. Вот что Ассоциация делает чтобы защитить своих участников?

Виталий Розовенко

Одними з перших в Україні з патентним тролінгом стикнулись авто імпортери. Станом на сьогоднішній день фактично декілька компаній отримали патенти на основні складові частини автомобілів. В зв’язку з цим ВААІД активно приймає участь у вирішенні даного проблемного питання. Ми розуміємо, що з існуючою законодавчою  базою дане питання вирішити практично не можливо. Отримати патент досить просто, а відповідальності за «недобросовісне патентування» не передбачається.

Для вирішення даного питання є декілька шляхів (запровадження експертизи по суті; запровадження значного штрафу у випадку доведення факту «недобросовісного патентування»; можливість апеляційного оскарження до Українського інституту промислової власності зі сторони зацікавлених осіб на стадії розгляду заявки тощо).

В зв’язку з цим ми активно співпрацюємо Департаментом інтелектуальної власності, пропонуємо можливі шляхи вирішення проблеми, приймаємо участь в конференціям для надання резонансу та прискорення внесення відповідних змін до законодавства.

Так станом на сьогоднішній день розглядається законопроект авторства Держдепартаменту захисту інтелектуальної власності України та патентної повіреної Марії Ортинської, який, в разі його прийняття, зробить  можливим не допустити видачу патентів Патентним тролям.

Крім того ВААІД провів роз’яснювальні роботи з основним патентними тролям в автомобільній сфері і на сьогодні авто імпортери – члени ВААІД фактично не мають з ними проблем.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010–2015.
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007–2015.
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 1991–2015.
Все права на материалы, размещенные на www.ligazakon.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Цитирование и использование любых материалов, размещенных на сайте www.ligazakon.ua, возможно только с письменного разрешения ООО «ЛИГА ЗАКОН», при этом гиперссылка (hyperlink) на www.ligazakon.ua обязательна.
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net